В соответствии со статьей 1474 ГК РФ юридическому лицу принадлежит исключительное право использования своего фирменного наименования в качестве средства индивидуализации любым не противоречащим закону способом (исключительное право на фирменное наименование), в том числе путем его указания на вывесках, бланках, в счетах и иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках, в сети "Интернет".

В соответствии со статьей 1484 ГК РФ лицу, на чье имя зарегистрирован товарный знак, принадлежит исключительное право использования товарного знака любым не противоречащим закону способом, в том числе путем размещения товарного знака в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

В соответствии со статьей 1229 ГК РФ правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя

На первый взгляд все понятно – использовать чужой товарный знак в интернет-рекламе нельзя. Однако, на деле все не так просто. Использование словесного обозначения сходного с чужим товарным знаком или фирменным наименованием в контекстной рекламе имеет свои особенности. В настоящее время судебная практика сложилась следующим образом:

ПРИЗНАЕТСЯ НАРУШЕНИЕМ ПРАВ НА СРЕДСТВО ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ

• Использование средства индивидуализации в рекламном блоке
• Использование средства индивидуализации в рекламном блоке в сочетании с его использованием в качестве ключевого слова

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ НАРУШЕНИЕМ ПРАВ НА СРЕДСТВО ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ

Использование средства индивидуализации исключительно в качестве ключевого слова

Такой правовой подход фигурирует в постановлениях Суда по интеллектуальным правам с 2013 года по настоящее время, в том числе в Постановлениях от 26.11.2013 по делу №А40-164436/2012, от 26.09.2018 по делу №А40-200682/2017, от 25.04.2019 по делу №А40-167611/2018.

Понятное дело, что такая ситуация на руку лишь сервисам контекстной рекламы и недобросовестным предпринимателям, желающим заработать на репутации известных брендов, и совершенно не устраивает самих правообладателей, которые периодически пытаются предъявлять иски, нацеленные на признание любого использования чужого товарного знака в контекстной рекламе, даже просто в качестве ключевого слова, нарушающим их права. Но пока не слишком успешно.

В данной публикации, предлагаю обсудить выводы судов, согласно которым указание товарного знака в качестве ключевого слова в сервисе Яндекс.Директ не является использованием товарного знака, по следующим причинам:

• Ключевые слова не являются частью самого рекламного объявления, не входят в его содержание и не демонстрируются пользователям.
• В связи с этим пользователи не обладают информацией о том, по каким ключевым словам размещается показанное ему системой Яндекс.Директ рекламное объявление, а также не могут соотнести определенное объявление с конкретными ключевыми словами.
• Такое указание товарного знака осуществляется рекламодателями в сервисе Яндекс.Директ без преследования цели индивидуализации товаров (работ, услуг), а в технических целях, и не может привести к смешению товаров (услуг).
• Следовательно, ключевые слова в сервисе Яндекс.Директ не могут обладать индивидуализирующей способностью по отношению к каким-либо товарам, услугам или лицам.

Таким образом, указание обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком истца, в качестве ключевого слова не может быть признано судом использованием в смысле ст. 1484 Гражданского Кодекса РФ, так как не индивидуализирует какие-либо товары, либо самого рекламодателя; не создает возможности смешения товаров истца и рекламодателя; является одним из технических критериев показа рекламного объявления в сервисе Яндекс.Директ.

Попробуем опровергнуть указанные выводы применительно к использованию ключевых слов, сходных с чужими товарными знаками, в контекстной рекламе, выводимой в результатах поиска поисковой системы Яндекс.

Случаи, когда рекламодатель включил ключевое слово или иное указание на чужое средство в рекламный блок, рассматривать не будем, так как при таких условиях особых проблем с судебной защитой не возникает.

Ключевые слова и поисковые запросы

Утверждение судов о том, что ключевые слова не являются частью самого рекламного объявления, не входят в его содержание и не демонстрируются пользователям, является верным.

Однако, это обстоятельство не исключает очевидную для пользователя связь между ключевыми словами (поисковыми запросами) и рекламным объявлением (сайтом, на который оно адресует) при демонстрации контекстной рекламы в результатах поиска.

Уровень доверия к поисковым системам настолько велик, что введя запрос, пользователи полностью полагаются на достоверность поисковой выдачи, при этом рекламный блок, расположенный в верхней или нижней позиции поисковой выдачи явным образом не отличается от самой поисковой выдачи.

МЕЛКИЙ ШРИФТ И СЛОВА СО ЗВЕЗДОЧКАМИ...

Следует отметить, что еще несколько лет назад строки поисковой выдачи нумеровались, а рекламные блоки имели внешний вид, отличающий их от поисковой выдачи, что позволяло внимательным пользователям отличить рекламу от ответов поисковой системы на введенный пользователем запрос.

В настоящее время нумерация строк поисковой выдачи отсутствует, а рекламные блоки практически ничем не отличаются от ответов поисковой системы, все выглядит как сплошная поисковая выдача. Мало кто, может с ходу разглядеть еле заметную надпись «реклама», тем более на мобильных устройствах с небольшим размером экрана, использование которых в настоящее время преобладает над использованием стационарных ПК.

Такая маскировка рекламы в поисковой выдаче объясняется бизнес-моделью сервисов контекстной рекламы, функционирующей в форме аукциона ставок за клики пользователей на рекламные объявления.

Очевидно, что тот же ЯНДЕКС, предоставляющий бесплатные услуги поиска и платные услуги контекстной рекламы, финансово заинтересован в том, чтобы пользователи переходили по рекламе в поиске.

Поисковая система - информационная система, осуществляющая по запросу пользователя поиск в сети "Интернет" информации определенного содержания и предоставляющая пользователю сведения об указателе страницы сайта в сети "Интернет" для доступа к запрашиваемой информации, расположенной на сайтах в сети "Интернет", принадлежащих иным лицам (ст. 2 ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»)

Информационная система - совокупность содержащейся в базах данных информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий и технических средств

Информация - сведения (сообщения, данные) независимо от формы их представления. Очевидно, что ключевые фразы, поисковые запросы, поисковая выдача и блоки контекстной рекламы являются информацией.

В настоящее время принципы функционирования контекстной рекламы в поисковой выдаче неотличимы для пользователя от принципов работы самой поисковой системы.

С учетом глубокой интеграции поисковых систем в браузеры, большинство пользователей не использует адресную строку браузера для ввода доменного имени сайта, а вводят в нее поисковый запрос, ожидают получить релевантную выдачу на свой запрос.

Не отличая контекстную рекламу от поисковой выдачи, пользователи переходят по ней, считая целевую интернет-страницу соответствующей заданному поисковому запросу.

Согласно пункту 16 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 25.12.1998 № 37 «Обзор практики рассмотрения споров, связанных с применением законодательства о рекламе», информация, очевидно ассоциирующаяся у потребителя с определенным товаром, должна рассматриваться как реклама этого товара.

Очевидно, что связка поисковый запрос, включающий товарный знак и ответ поисковой системы, включающий блок контекстной рекламы, ассоциируются у пользователя с товаром (работой, услугой), маркируемым указанным товарным знаком.

Следовательно, с учетом положений пункта 2 ст.1474 ГК РФ, использование ключевых слов, сходных с чужим товарным знаком, для демонстрации контекстной рекламы в результатах поиска поисковой системы является использованием товарного знака, поскольку влечет адресацию пользователя на сайт рекламодателя.

В сущности, поисковые системы с интегрированной в них контекстной рекламой, являются диспетчерами, которые по запросу пользователя в информационную систему, адресует его на соответствующий запросу ресурс в сети интернет.

Следует принять во внимание, что с учетом положений статьи 1253.1 ГК РФ поисковые системы, одновременно предоставляющие услуги контекстной рекламы, являются информационными посредниками, следовательно, они несут ответственность перед правообладателями с особенностями, установленными указанной выше статьей (постановление СИП от 12.09.2014 по делу № А40- 145068/2013, постановление СИП от 16.03.2015 по делу № А40- 118714/2013).

Утверждение об отсутствии у ключевых слов способности индивидуализировать товары и их использование исключительно в технических целях не основано на законе

В первую очередь необходимо отметить, что в России отсутствует какой-либо закон или иной нормативный правовой акт, устанавливающий понятие «ключевого слова» и/или предусматривающий возможность использования в качестве ключевых слов при адресации к сайту в сети Интернет в целях рекламы собственной предпринимательской деятельности (собственных товаров) обозначений, сходных до степени смешения с товарным знаком другого лица без согласия правообладателя.

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 59 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 №10, компенсация в пользу правообладателя подлежит взысканию при доказанности факта нарушения.

В пункте 172 того же постановления Пленум Верховного суда впервые указал, что использование рекламодателем при размещении контекстной рекламы в сети "Интернет" в качестве критерия для показа рекламного объявления ключевых слов (словосочетаний), тождественных или сходных до степени смешения с принадлежащим другому лицу средством индивидуализации, с учетом цели такого использования может быть признано актом недобросовестной конкуренции (статья 14.6 Федерального закона "О защите конкуренции", статья 10.bis Парижской конвенции).

Видится, что такой подход возможно распространить и на защиту средств индивидуализации в порядке статей 1229, 1252, 1474, 1484 Части четвертой Гражданского кодекса РФ.

Следуя тернистой судебной практике по подобным делам, можно заключить, что в предмет доказывания по мнению суда входит решение Истцом следующих вопросов:

• Доказать наличие исключительного права на Товарный знак
• Обосновать, что ключевые слова – это способ использования товарного знака
• Доказать причинно-следственную связь между действиями Ответчика и нарушением прав Истца

В то же время исходя из действующего законодательства должно быть достаточно предоставить доказательства наличия права и его нарушение Ответчиком (ст. 401, 1250 ГК РФ).

В деле №А40-167611/2018 Истцу в наибольшей степени удалось приблизиться к положительному результату, но не хватило малого - информированности о принципах работы и функционале Яндекс.Директ

Как следует из судебных актов по данному делу, отказ в иске был мотивирован недоказанностью использования спорного обозначения «exist.ru» в качестве ключевого слова для показа рекламных объявлений именно Истцом.

Банально Истцу не удалось доказать вину Ответчика во включении спорных ключевых слов в рекламную кампанию. Есть надежда, что СИП начал корректировать свою избитую позицию про техническое назначение ключевых фраз под влиянием Постановления пленума ВС РФ от 23.04.2019 №10, а не просто процитировал решение по делу №А40-36511/2011, рассмотренного Арбитражным судом города Москвы еще в 2012 году.

Отказывая в удовлетворении заявленных Истцом требований, суд указал, что исходя из принципов действия поисковой системы «Яндекс» и сервиса «Яндекс.Директ», ключевые слова могут быть «заданы» для поиска как рекламодателем, так и автоматически добавлены (подобраны) к фразам объявления рекламодателя в качестве релевантных фраз; при этом и в первом, и во втором случае рекламное объявление будет показано на страницах результатов поиска Яндекса и поисковых площадках рекламной сети.

По всей видимости, данные обстоятельства, судом в достаточной степени не изучались и участниками дела не оспаривались. А зря, поскольку все не так однозначно, как указал суд.

Чаще всего между действиями Рекламодателя по созданию рекламной кампании, подбором ключевых слов, минус-фраз, составлением объявлений, настройкой показов, запуском рекламной кампании в сети Интернет, направленных на продвижение своих товаров (работ, услуг) посредством использования чужого товарного знака или фирменного наименования и нарушением прав Правообладателя на средство индивидуализации, имеется причинно-следственная связь.

Получение и представление в материалы дела доказательств, подтверждающих такую связь, является не простой, но выполнимой задачей для Истца.

В деле № А40-55417/2017 представителю Истца удалось доказать наличие причинно-следственной связи.

В ходе рассмотрения дела Истец ссылался на следующие обстоятельства:

Использование ответчиком в качестве ключевых слов и в рекламных объявлениях спорных обозначений позволяет ответчику привлечь внимание потребителей к товарам, реализуемым ответчиком, поскольку создает необходимые технические условия для показа заинтересованному потребителю рекламного объявления (рекламного баннера) ответчика, в котором рекламируемые ответчиком товары могут восприниматься потребителем как имеющие название «ГРАНТОР» и «ГРАНФЛОУ», а также создает условия для легкого перехода непосредственно на сайт ответчика, где ответчик легально рекламирует свой товар, аналогичный товару, для индивидуализации которого спорные товарные знаки зарегистрированы»

Последовательное обоснование своей позиции, а также использование Ответчиком товарных знаков Истца не только в качестве ключевых слов, но и в самой рекламе, позволило Истцу добиться удовлетворения заявленных требований и взыскать с Ответчика 550 000 рублей.

В постановлении по данному делу Суд по интеллектуальной собственности указал следующее:

Судом апелляционной инстанции было установлено использование спорных обозначений не только в качестве ключевых слов поиска, представляющих собой технические параметры поиска, но и в рекламных объявлениях, размещенных во всеобщем доступе в сети «Интернет», что подпадает под использование товарного знака по смыслу статьи 1484 ГК РФ

Кто на самом деле задает ключевые фразы?

Что такое ключевые фразы описано в разъяснениях, опубликованных компанией ООО «ЯНДЕКС» на своем сайте

Ключевые фразы — это слова или словосочетания, которые определяют, кому будет показано ваше объявление:

• При показе в сетях система автоматически выбирает объявления, ключевые фразы которых совпадают с тематикой площадки или интересами пользователя.
• На поиске Яндекса объявления показываются по запросам, целиком содержащим заданные вами ключевые фразы.

Например, если вы задали фразу туры на марс, то ваши объявления могут быть показаны по запросам туры на марс, горящие туры на марс, туры на марс недорого, купить туры на марс и т. п., но не будут показаны по запросам туры на луну или есть ли жизнь на марсе

Таким образом, рекламные объявления, выводимые в результатах поиска, выводятся только при полном соответствии ключевой фразы, заданной рекламодателем, поисковому запросу, вводимому пользователем в поисковую строку. При таком использовании ключевое слово, изначально являющееся техническим параметром, наделяется свойством индивидуализации.

При этом данное обстоятельство не зависит от того, задана ли ключевая Рекламодателем самостоятельно путем ее ввода в интерфейсе сервиса Яндекс.Директ или эта фраза включена Рекламодателем в рекламную кампанию с использованием функции автоматического подбора ключевых фраз, предоставляемой указанным сервисом.

Рекламодатели могут заводить ключевые вручную, либо с использованием дополнительного функционала Яндекс.Директ, который предлагает рекламодателям несколько инструментов подбора ключевых фраз. Информация о таких инструментах размещена в разделе помощи по Яндекс.Директ «Наши инструменты»

Подбор слов

При составлении списка ключевых фраз мы рекомендуем использовать сервис подбора слов. Он позволяет узнать, сколько людей в месяц ищут ту или иную фразу, и посмотреть запросы-синонимы.

Воспользовавшись данным сервисом, рекламодатель может вручную добавить найденные им фразы в рекламную кампанию.

Комбинатор ключевых фраз

Как следует из описания механизма подбора ключевых фраз, опубликованного компанией ООО «ЯНДЕКС» по адресу https://yandex.ru/support/direct/new-interface/add-keywords.html автоматический подбор ключевых фраз производится с использованием «комбинатора ключевых фраз», подобранные таким образом ключевые фразы проверяются рекламодателем с использованием интерфейса сервиса Яндекс.Директ.

Дополнительные релевантные фразы

По умолчанию для всех рекламных кампаний включены Дополнительные релевантные фразы. Они автоматически добавляют к объявлению статистически эффективные ключевые фразы из той же или близких тематик. Это позволяет получить больше показов и увеличить охват аудитории.

Из описания функционала «Дополнительные релевантные фразы» по адресу https://yandex.ru/support/direct/keywords/related-keywords.html следует, что дополнительно подобранными ООО «ЯНДЕКС» фразами могут быть:

• ключевые фразы с использованием других частей речи (кабинет стоматолога — стоматологический кабинет);
• ключевые фразы с минус-словами (iphone 5s -копия -устанавливать -рингтон);
• разные варианты записи брендов и моделей (hyundai — хёндай);
• транслитерированные и переведенные ключевые фразы (Ritz Carlton — риц карлтон);
• близкие по смыслу фразы (пластиковые рамки — фоторамки).

Из данного описания очевидно, что речь идет о словах и их комбинациях, описывающих рекламируемый товар (работу, услугу), либо иное написание заданных Рекламодателем в качестве ключевых фраз брендов или моделей.

Таким образом, так называемые «витальные запросы», включающие наименование чужого бренда (товарного знака или фирменного наименования), не заданного в качестве ключевой фразы Рекламодателем, не может быть подобрано ООО «ЯНДЕКС» в рамках данной функции.

Автотаргетинг

Этот функционал позволяет показывать объявления на поиске Яндекса автоматически, без добавления пользователем ключевых фраз вручную. С включенным автотаргетингом система будет самостоятельно подбирать пользовательские запросы, по которым показывать объявление, стараясь принести как можно больше полезных переходов.

Данная функция по-умолчанию не включен.

Как следует из описания функционала «Автотаргетинг», размещенного по адресу https://yandex.ru/support/direct/impression-criteria/autotargeting.html#autotargeting в отличие от дополнительных релевантных фраз, которые подбираются на основе настроенных Рекламодателем ключевых фраз, автотаргетинг работает на основе содержания объявления и страницы перехода.

Далее ООО «ЯНДЕКС» в качестве рекомендации Рекламодателям указывает следующее:

"Что делать после включения автотаргетинга? Статистику по автотаргетингу вы можете посмотреть в Мастере отчетов и в отчете Поисковые запросы. Добавьте в отчет срез Условие показа и столбцы Показы, Конверсия (%), Цена цели, Конверсии. Вы увидите, по каким поисковым запросам показывались ваши объявления. Обратите внимание на столбец Условие показа: если объявление было показано по автотаргетингу, там будет стоять соответствующая отметка.
Для явно нерелевантных поисковых запросов, подобранных автотаргетингом, постарайтесь найти минус-слова. На основе статистики вы будете постепенно расширять свой список ключевых фраз, а автотаргетинг будет обеспечивать дополнительный целевой трафик."

Аналогичная информация приведена ООО «ЯНДЕКС» на странице https://yandex.ru/support/direct/statistics/search-queries.html?lang=ru , где указано,что в отчете «Поисковые запросы» собраны запросы на поисковых площадках, по которым были показаны ваши объявления. Например, запросы, которые содержат синонимы к вашей ключевой фразе.

В отчете можно уточнить:

• поисковый запрос — запрос, который ввел пользователь;
• условие показа — ключевая фраза, автотаргетинг, условие нацеливания для динамических объявлений;
• подобранные фразы — фразы, которые подобрала система с помощью автотаргетинга или условий нацеливания для динамических объявлений, дополнительные релевантные фразы, синонимы.

На основе данных отчета вы можете работать над ключевыми фразами, по которым идут показы ваших объявлений, например:

• добавить запросы с высоким CTR в ключевые фразы;
• добавить нерелевантные запросы в минус-фразы на кампанию и группу объявлений.

Но мы не остановились на этом, и чтобы лучше понять как работает функционал «Автотаргетинг» задали вопрос в службу поддержки Яндекс.Директ и получили вполне ясный ответ:

В случае не использования самим рекламодателем средств индивидуализации конкурентов в тексте рекламного объявления, ключевых фразах и целевой странице, функция автотаргетинга не приведет к показу объявлений по запросам, включающим чужие средства индивидуализации.

Кроме этого рекламодатель может исключить нарушение прав на чужие товарные знаки путем ознакомления с отчетами и использования "минус-фраз"

Указанное выше также подтверждается Правилами показа рекламных объявлений «Яндекс.Директ», размещенных по адресу https://yandex.ru/legal/direct_display_rules/

Так, в соответствии с пунктом 2.1. указанных правил объявления могут быть показаны в том числе на страницах результатов поиска сервиса Яндекс.Поиск (http://www.yandex.xx/)

При этом, в соответствии с пунктом 3.3.2. Правил, в результатах поиска объявления показываются при поисковом запросе, точно совпадающем с указанной Рекламодателем ключевой фразой (https://yandex.ru/support/direct/glossary.html#glossary__keywords). Указанное правило не применимо для Смарт-баннеров, Динамических объявлений и функциональности «Автотаргетинг».

Как следует из пункта 3.17.9. Правил при создании Рекламной кампании Рекламодателю может предоставляться возможность использования дополнительной функциональности «Автотаргетинг», которая используется им для создания Рекламных объявлений в том числе для показа на поиске.

Дополнительная функциональность «Автотаргетинг» позволяет Заказчику автоматически настроить показ Рекламных объявлений по поисковым запросам на основе автоматически осуществляемого анализа Рекламных объявлений, к которым применена указанная функциональность, а также контента сайта, указанного Заказчиком для соответствующего Рекламного объявления.

В итоге какие бы средства подбора ключевых фраз не использовал рекламодатель, он всегда имеет техническую возможность контролировать их состав и количество и при желании может не допустить нарушение прав на чужое средство индивидуализации. Если исключить такую возможность или считать ее не абсолютной, то необходимо помнить кто предоставляет рекламодателю техническую возможность подбора ключевых фраз и имеются ли основания для освобождения от ответственности такого информационного посредника.

Ну что тут скажешь

Во-первых, выводы судов об отсутствии у ключевых слов индивидуализирующей способности являются необоснованными при условии использования ключевых слов для размещения контекстной рекламы в результатах поиска, поскольку в этом случае ключевое слово тождественно текущему поисковому запросу пользователя и являясь средством продвижения товаров (работ, услуг) рекламодателя и вызывают у потребителя соответствующие ассоциации и ожидания.

Встречающееся в некоторых решениях утверждение о том, что ключевые слова для поиска информации разных рекламодателях могут совпадать, применительно к витальным запросам, свидетельствует о наличии нескольких нарушителей, а не об отсутствии индивидуализирующей способности.

При государственной регистрации любой товарный знак проходит проверку на соответствие закону, в том числе на различительную способность. В ходе проверки специалист РОСПАТЕНТа проверяет словесные элементы, включенные в заявленное обозначение на охраноспособность. Исходя из этого, любое использование охраняемого словесного обозначения имеет целью идентифицировать соответствующий бренд, которым маркируется товар, работа или услуга, поскольку в этом и состоит ценность средства идентификации.

Следовательно, пользователи, вводящие это обозначение в качестве поискового запроса, рассчитывают получить доступ к информации о совершенно определенных товарах (работах, услугах), а рекламодатели, использующие чужое средство индивидуализации в контекстной рекламе желают, чтобы ссылки на их сайт присутствовали в поисковой выдаче по таким ключевым словам (поисковым запросам). Выходит, что и для потребителя, и для рекламодателя ценность (индивидуализирующая способность) ключевого слова сходного с товарным знаком, является очевидной.

Во-вторых, использование чужого товарного знака в качестве ключевого слова для размещения рекламных объявлений в результатах поиска с целью адресации пользователей на сайт, не имеющий отношения к правообладателю, является нарушением права на средство индивидуализации.

В-третьих, случае использования Рекламодателем функций автоподбора ключевых слов, обеспечиваемой Рекламораспространителем (например, ООО «ЯНДЕКС»), следует привлекать такого информационного посредника в качестве солидарного ответчика на основании пункта 6.1. статьи 1252 ГК РФ, поскольку в данном случае им создаются технические условия для нарушения прав на средства индивидуализации.

Для выяснения обстоятельств нарушения рекомендуем привлекать к участию в деле технического специалиста. Кстати на сайте компании Яндекс есть список рекомендованных специалистов по Яндекс.Директ https://direct.yandex.ru/dna/freelancers

В-четвертых, недобросовестная конкуренция имеет место не в каждом случае описываемого использования чужого товарного знака, а в зависимости от контекста рекламного объявления и/или целевой интернет-страницы, на которую ведет рекламное объявление.

@Daddy_Lawyer